文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 葛聰慧

　　申請(qǐng)人將撰寫完成的發(fā)明的申請(qǐng)文件提交到國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以后，在該發(fā)明授權(quán)或駁回前，申請(qǐng)人可以依照《專利法》以及《專利法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，對(duì)該發(fā)明的申請(qǐng)文件進(jìn)行修改。申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件的修改中，以對(duì)權(quán)利要求的修改為重點(diǎn)。下面結(jié)合一個(gè)實(shí)例，淺談筆者對(duì)權(quán)利要求修改的一點(diǎn)見解。

　　一、案例描述

　　申請(qǐng)人所提交的發(fā)明的申請(qǐng)文件中，獨(dú)立權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)技術(shù)方案A，權(quán)利要求2是權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求2請(qǐng)求保護(hù)技術(shù)方案B，但是技術(shù)方案A與技術(shù)方案B是兩個(gè)相互獨(dú)立的并列的技術(shù)方案，因此，實(shí)質(zhì)上權(quán)利要求2并不能作為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求。

　　當(dāng)發(fā)明的申請(qǐng)文件的權(quán)利要求出現(xiàn)上述缺陷時(shí)，一般情況下，常見的一種修改方式為，對(duì)技術(shù)方案A和技術(shù)方案B進(jìn)行上位，獲得一個(gè)能夠涵蓋技術(shù)方案A和技術(shù)方案B的一個(gè)技術(shù)方案C，將技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求，將保護(hù)技術(shù)方案A的權(quán)利要求和保護(hù)技術(shù)方案B的權(quán)利要求，分別作為該新的獨(dú)立權(quán)利要求的從屬權(quán)利要求。

　　上述修改方式是否被允許呢？筆者在下述內(nèi)容中主要依據(jù)兩個(gè)法條進(jìn)行詳細(xì)闡述，第一，專利法第33條的規(guī)定；第二，專利法實(shí)施細(xì)則的第51條的規(guī)定。

　　二、依據(jù)專利法第33條的規(guī)定進(jìn)行闡述

　　專利法第33條規(guī)定：申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

　　因此，在對(duì)發(fā)明的申請(qǐng)文件的權(quán)利要求進(jìn)行修改時(shí)，修改后的權(quán)利要求需要符合專利法第33條的規(guī)定，即修改后的權(quán)利要求不能超出原說明書和權(quán)利要求書所記載的范圍。

　　那么，怎么判斷修改后的權(quán)利要求是否符合專利法第33條的規(guī)定呢？《專利審查指南》2010版第二部分第八章5.2.1.1中明確說明：“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”。也就是說，修改后的權(quán)利要求若想滿足專利法第33條的規(guī)定，則需滿足下述兩個(gè)條件中的任意一個(gè)即可：

　　第一個(gè)條件，修改后的權(quán)利要求在原說明書和權(quán)利要求書中有明確的文字記載；

　　第二個(gè)條件，修改后的權(quán)利要求在原說明書和權(quán)利要求書中雖然沒有明確的文字記載，但是，可以根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定。

　　本文第一部分案例描述中，所采用的修改方式是，添加一個(gè)涵蓋技術(shù)方案A和技術(shù)方案B的一個(gè)技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求。根據(jù)上述描述，對(duì)上述修改方式分析如下：

　　第一種情況，技術(shù)方案C在原說明書和權(quán)利要求書中有明確的文字記載。此時(shí)，技術(shù)方案C符合上述第一個(gè)條件，上述修改方式符合專利法第33條的規(guī)定。

　　第二種情況，技術(shù)方案C在原說明書和權(quán)利要求書中沒有明確的文字記載，但是，可以根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定。例如：技術(shù)方案C下位的實(shí)現(xiàn)方式有且只有兩種，一種是技術(shù)方案A，一種是技術(shù)方案B，原申請(qǐng)文件中記載了技術(shù)方案A和技術(shù)方案B，根據(jù)技術(shù)方案A和技術(shù)方案B可以直接地、毫無疑義地確定技術(shù)方案C。此時(shí)，技術(shù)方案C符合上述第二個(gè)條件，上述修改方式符合專利法第33條的規(guī)定。

　　第三種情況，技術(shù)方案C在原說明書和權(quán)利要求書中沒有明確的文字記載，并且，也不能根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定。也就是說，技術(shù)方案C保護(hù)了一個(gè)上位的實(shí)現(xiàn)方案，而原申請(qǐng)文件中僅僅記載了技術(shù)方案C的兩種下位的實(shí)現(xiàn)方案（技術(shù)方案A和技術(shù)方案B），例如，技術(shù)方案C還至少包括另一種下位的實(shí)現(xiàn)方案D。也就是說，根據(jù)原申請(qǐng)文件所記載的內(nèi)容，無法直接地、毫無疑義地確定一個(gè)能夠包含技術(shù)方案D的技術(shù)方案C。此時(shí)，上述修改方式不符合專利法第33條的規(guī)定。

　　上述第一種情況下，第一部分案例描述中所述的發(fā)明的申請(qǐng)人，雖然沒有在本發(fā)明的權(quán)利要求中聲稱保護(hù)技術(shù)方案C，僅在說明書中記載了技術(shù)方案C，但是，該技術(shù)方案C也是本發(fā)明的申請(qǐng)人付出了創(chuàng)造性的勞動(dòng)所得到的，從保護(hù)本發(fā)明的申請(qǐng)人的利益角度考慮，為了更正原權(quán)利要求的缺陷，添加該技術(shù)方案C的修改符合專利法第33條的規(guī)定。

　　上述第二種情況下，由于技術(shù)方案C僅包括技術(shù)方案A和技術(shù)方案B兩種實(shí)現(xiàn)方式，本發(fā)明的申請(qǐng)文件中所記載的技術(shù)方案A和技術(shù)方案B，等同于記載技術(shù)方案C，即本發(fā)明的申請(qǐng)人得到技術(shù)方案A和技術(shù)方案B所付出的創(chuàng)造性的勞動(dòng)，等同于得到技術(shù)方案C所付出的創(chuàng)造性的勞動(dòng)，為了更正原權(quán)利要求的缺陷，添加該技術(shù)方案C的修改方式符合專利法第33條的規(guī)定。

　　但是，在上述第三種情況下，若是將技術(shù)方案C添加到本發(fā)明的權(quán)利要求中，該技術(shù)方案C中包含技術(shù)方案D，即在原申請(qǐng)文件中添加了新的技術(shù)方案D。而專利法第33條的立法本意是不允許增加新的內(nèi)容，上述修改顯然是不符合專利法第33條的規(guī)定的。

　　此外，從另一個(gè)角度考慮，若允許將技術(shù)方案C添加到本發(fā)明權(quán)利要求中，會(huì)影響在后申請(qǐng)人的利益。技術(shù)方案A和技術(shù)方案B，是與技術(shù)方案D并列的技術(shù)方案，本發(fā)明的申請(qǐng)人僅付出了得到技術(shù)方案A和技術(shù)方案B的創(chuàng)造性勞動(dòng)，而沒有付出得到技術(shù)方案D的創(chuàng)造性勞動(dòng)，即本發(fā)明的申請(qǐng)人獲得了一個(gè)沒有付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的技術(shù)方案D。若在后申請(qǐng)保護(hù)技術(shù)方案D，則在后申請(qǐng)則落入了本發(fā)明修改后的權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)。此時(shí)，在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人利益受到損失，而本發(fā)明的申請(qǐng)人卻獲得了一個(gè)其并未付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的技術(shù)方案D。

　　綜上所述，第一種情況和第二種情況下，添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求符合專利法第33條的規(guī)定，而第三種情況下，添加技術(shù)方案C作為新的權(quán)利要求不符合專利法第33條的規(guī)定，是不被允許的。

　　并且，還需要注意的是，在審查過程中，由于各種因素即使在第三種情況下該申請(qǐng)文件被授權(quán)了。在無效程序中，新的獨(dú)立權(quán)利要求也能夠以不符合專利法第33條的規(guī)定的原因而被無效。

　　那么是不是符合專利法第33條的規(guī)定，添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求的修改方式就是被允許的呢？下面依據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則的第51條的規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)闡述。

　　三、依據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第51條的規(guī)定進(jìn)行闡述

　　專利法實(shí)施細(xì)則第51條第1款規(guī)定：發(fā)明專利申請(qǐng)人在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)以及在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知之日起的3個(gè)月內(nèi)，可以對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)主動(dòng)提出修改。專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款規(guī)定：申請(qǐng)人在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。專利法實(shí)施細(xì)則第51條規(guī)定了兩種修改的情況：第一種情況是主動(dòng)修改，第二種情況是被動(dòng)修改。

　　專利法實(shí)施細(xì)則第51條第1款規(guī)定的發(fā)明的申請(qǐng)文件的主動(dòng)修改時(shí)機(jī)有兩個(gè)，一個(gè)是提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)，另一個(gè)是收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知之日起的3個(gè)月內(nèi)。若申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)第一部分案例描述中原權(quán)利要求的缺陷，在滿足專利法第33條的前提下，可以在上述兩個(gè)主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求，即上述修改是被允許的。

　　專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款規(guī)定的發(fā)明的申請(qǐng)文件的被動(dòng)修改，指的是對(duì)申請(qǐng)文件針對(duì)審查意見通知書中所指出的缺陷進(jìn)行修改。按照專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定，即使添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求符合專利法第33條的規(guī)定，若審查意見通知書中并沒有指出第一部分案例描述中原權(quán)利要求的缺陷，該添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求的修改方案也是不被允許的，不符合專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定。

　　這樣規(guī)定的原因是什么呢？專利審查指南2010版第二部分第八章5.2.1.3中明確說明了“當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍（即修改的內(nèi)容符合專利法第33條的規(guī)定），也不能被視為是針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而不予接受”。其中，下列情況包括：

　?。?）主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了該權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍；

　?。?）主動(dòng)改變獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請(qǐng)求保護(hù)的范圍；

　　（3）主動(dòng)將僅在說明書中記載的與原來要求保護(hù)的主體缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題；

　?。?）主動(dòng)增加新的獨(dú)立權(quán)利要求，該獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過；

　　（5）主動(dòng)增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

　　上述5種情況，前4種情況都與獨(dú)立權(quán)利要求有關(guān)，可以看出，專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定主要是針對(duì)審查過程中擴(kuò)大獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍或者新增獨(dú)立權(quán)利要求的情況。但是，在主動(dòng)修改時(shí)，就沒有排除上述5種情況。也就是說，在專利法實(shí)施細(xì)則第51條第1款所規(guī)定的主動(dòng)修改時(shí)機(jī)時(shí)，可以允許申請(qǐng)人進(jìn)行上述5種情況的修改。審查員會(huì)對(duì)修改后的申請(qǐng)文件依法進(jìn)行審查。而超過了國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知之日起的3個(gè)月后，申請(qǐng)人進(jìn)行上述5種情況的修改，會(huì)產(chǎn)生影響正常審查程序的問題，為了避免上述問題，不允許申請(qǐng)人進(jìn)行上述5種情況的修改。

　　由上述分析可知，本文第一部分案件描述中的修改方式，即為上述所列的5種情況中的第4種。若審查意見通知書中指出本文第一部分案件描述中權(quán)利要求的缺陷，在符合專利法第33條規(guī)定的前提下，添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求的修改方案是被允許的。若審查意見通知書沒有指出本文第一部分案件描述中權(quán)利要求的缺陷，即使符合專利法第33條規(guī)定，添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求的修改方案也是不被允許的。

　　若審查意見通知書沒有指出本文第一部分案件描述中權(quán)利要求的缺陷，申請(qǐng)人若想克服該缺陷該如何處理呢？第一種處理方式：若原申請(qǐng)文件中對(duì)技術(shù)方案C有明確的文字記載，申請(qǐng)人可以將技術(shù)方案C分案申請(qǐng)，或者申請(qǐng)一個(gè)在后申請(qǐng)，保護(hù)技術(shù)方案C，要求第一部分案件描述中發(fā)明的優(yōu)先權(quán)。第二種處理方式：若原申請(qǐng)文件對(duì)技術(shù)方案C沒有明確的文字記載，而原申請(qǐng)文件中所記載的技術(shù)方案A和技術(shù)方案B可以直接地、毫無疑義地確定技術(shù)方案C時(shí)，則可以申請(qǐng)一個(gè)在后申請(qǐng)，保護(hù)技術(shù)方案C，要求第一部分案件描述中發(fā)明的優(yōu)先權(quán)。第三種處理方式：將原申請(qǐng)文件中的從屬權(quán)利要求2修改為一個(gè)與權(quán)利要求1并列的獨(dú)立權(quán)利要求。可以理解的是，第三種處理方式無法保護(hù)上位的技術(shù)方案C，保護(hù)范圍較小，可以在添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求的修改方案不符合專利法第33條的規(guī)定時(shí)使用。

　　在實(shí)務(wù)操作中，當(dāng)添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求的修改方案滿足專利法第33條規(guī)定時(shí)，若審查意見通知書沒有指出本文第一部分案件描述中權(quán)利要求的缺陷，申請(qǐng)人可以與審查員溝通該添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求的修改方案，審查員會(huì)依據(jù)是否影響審查程序的角度做出是否允許該修改的結(jié)論。

　　并且，還需要注意的是，在審查過程中，當(dāng)添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求的修改方案滿足專利法第33條規(guī)定時(shí)，申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件按照上述修改方案進(jìn)行了修改，即使不符合專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定，但是，只要該申請(qǐng)被授權(quán)，在無效程序中，該保護(hù)技術(shù)方案C的新的獨(dú)立權(quán)利要求也是有效的。

　　四、結(jié)論

　　針對(duì)本文第一部分案件描述中權(quán)利要求的缺陷，所采用的修改方案為添加技術(shù)方案C作為新的獨(dú)立權(quán)利要求。首先，該修改方案要滿足專利法第33條的規(guī)定。其次，該修改方案符合專利法第33條規(guī)定的前提下，一方面可以在專利法實(shí)施細(xì)則第51條第1款規(guī)定的兩個(gè)主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)進(jìn)行主動(dòng)修改，另一方面也可以在滿足專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定的情況下進(jìn)行被動(dòng)修改。當(dāng)該修改方案符合專利法第33條規(guī)定，但是不符合專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定時(shí)，可以采用分案或者要求優(yōu)先權(quán)的方式獲得一個(gè)保護(hù)技術(shù)方案C的新申請(qǐng)。

　　以上為筆者的個(gè)人觀點(diǎn)，若有不妥之處，還請(qǐng)讀者批評(píng)指正。