文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王雪

　　中國(guó)《專利法》第九條第一款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)，從而確立了專利審查中所謂的“禁止重復(fù)授權(quán)”原則。然而，該原則應(yīng)理解為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項(xiàng)有效的專利權(quán)同時(shí)存在”，亦或是“對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能兩次授予專利權(quán)”，對(duì)于審查實(shí)踐中對(duì)該原則的掌握至關(guān)重要，但是恰恰似乎難有定論。

　　筆者理解，在中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的背景下，根據(jù)現(xiàn)實(shí)需求進(jìn)行適合的理解是恰當(dāng)?shù)倪x擇，這也就是第九條第一款補(bǔ)充規(guī)定禁止重復(fù)授權(quán)例外情況的原因。在該例外情況下，“同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。具體而言，只有同時(shí)滿足上述如此“苛刻”的條件，才允許“兩次授予專利權(quán)”。本文討論的主題正是在于該例外情況在審查實(shí)踐中的理解和處理。

　　以筆者處理的一件外國(guó)申請(qǐng)人的中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)（以下稱“本申請(qǐng)”）案件為例。在第一次審查意見通知書中，審查員指出，本申請(qǐng)的權(quán)利要求1-11所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案與同一申請(qǐng)人的具有同一優(yōu)先權(quán)日、已授權(quán)且專利權(quán)尚未終止的中國(guó)實(shí)用新型專利（以下稱“對(duì)比文件Y”）的權(quán)利要求1-11所保護(hù)的技術(shù)方案屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，不符合專利法第九條第一款的規(guī)定。進(jìn)而，審查員還指出，申請(qǐng)人可以通過選擇（1）撤回本申請(qǐng)、（2）放棄已授予實(shí)用新型專利或者（3）修改本申請(qǐng)權(quán)利要求，以克服所指出的該缺陷。

　　經(jīng)查閱案卷，筆者注意到，申請(qǐng)人于2012年6月22日向中國(guó)專利局提交了本申請(qǐng)，并要求了申請(qǐng)日為2011年9月9日的歐洲專利局專利申請(qǐng)（以下稱“歐洲申請(qǐng)”）的優(yōu)先權(quán)；并且申請(qǐng)人還于2011年9月15日向中國(guó)專利局提交了對(duì)比文件Y的實(shí)用新型專利申請(qǐng)，也要求了歐洲專利的優(yōu)先權(quán)。可見，這兩件中國(guó)專利申請(qǐng)具有相同的優(yōu)先權(quán)日，但是并不具有相同的申請(qǐng)日。

　　此外，經(jīng)過分析，這二者相應(yīng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案符合《專利審查指南》中對(duì)專利法第九條關(guān)于判斷同樣發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

　　然而，顯然這兩件專利申請(qǐng)并非同日向中國(guó)專利局遞交，并不屬于專利法第九條第一款的例外情況。也就是說，審查員在審查意見通知書中指出的用以克服缺陷的第（2）項(xiàng)選擇并不恰當(dāng)，具體而言，申請(qǐng)日是無(wú)法通過放棄已授予實(shí)用新型專利來(lái)克服不符合專利第九條第一款的缺陷的。

　　對(duì)于此情況，根據(jù)《專利審查指南》第二部分第三章第6.2.2節(jié)，“在對(duì)一件專利申請(qǐng)進(jìn)行審查的過程中，對(duì)于同一申請(qǐng)人同日（指申請(qǐng)日，有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請(qǐng)已經(jīng)被授予專利權(quán)，并且尚未授權(quán)的專利申請(qǐng)符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)當(dāng)通知申請(qǐng)人進(jìn)行修改”，正確的處理方式是對(duì)本申請(qǐng)進(jìn)行修改，或者撤回本申請(qǐng)。

　　因此，在向申請(qǐng)人轉(zhuǎn)達(dá)該審查意見通知書時(shí)，提示申請(qǐng)人審查員指出的第（2）項(xiàng)選擇是錯(cuò)誤的，應(yīng)僅考慮第（1）項(xiàng)和第（3）項(xiàng)選擇。當(dāng)然，同時(shí)也與審查員進(jìn)行了溝通，審查員也承認(rèn)了該錯(cuò)誤。申請(qǐng)人最終選擇對(duì)本申請(qǐng)的權(quán)利要求進(jìn)行修改，從而克服了相應(yīng)缺陷。

　　上述的例外情況除了在《專利法》第九條第一款中進(jìn)行了規(guī)定，還在《專利法實(shí)施細(xì)則》第四十二條第二款至第五款中做了進(jìn)一步規(guī)定，其中在第二款中規(guī)定，“同一申請(qǐng)人在同日（指申請(qǐng)日）對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)時(shí)分別說明對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請(qǐng)了另一專利；未做說明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定處理”。可見，此規(guī)定中，對(duì)于同日的條件進(jìn)行了特別說明，該同日僅指申請(qǐng)日，而根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第十一條第二款的規(guī)定，“本細(xì)則所稱申請(qǐng)日，除另有規(guī)定的外，是指專利法第二十八條規(guī)定的申請(qǐng)日”，也就是說，該同日指的是實(shí)際申請(qǐng)遞交日，并非優(yōu)先權(quán)日。在與審查員的溝通中，審查員也談到兩件申請(qǐng)具有相同優(yōu)先權(quán)日使其誤認(rèn)為本案屬于例外情況。

　　而且，還具體規(guī)定了在申請(qǐng)時(shí)還必須分別說明已申請(qǐng)另一專利，必須在專利申請(qǐng)請(qǐng)求書中做出相應(yīng)聲明，也就是說，如果在申請(qǐng)時(shí)沒能做出聲明，那么在后續(xù)程序中無(wú)法補(bǔ)救的。

　　另一方面，作為專利代理人，對(duì)于審查員的審查意見，的確應(yīng)當(dāng)做出獨(dú)立判斷，向申請(qǐng)人轉(zhuǎn)達(dá)的是經(jīng)過代理人判斷的審查意見，而不僅僅是審查員的意見。

　　從本質(zhì)上講，專利審查是一種行政審批過程，合規(guī)性審查貫穿審查過程始終。專利申請(qǐng)只有符合專利法規(guī)定的授予專利的條件（專利法第二章）才能獲得授權(quán)，然而在行政審批中，則是通過證偽的手段（專利法第三十七條和第三十八條）來(lái)滿足行政審批效率優(yōu)先要求的，也就說，若未發(fā)現(xiàn)駁回申請(qǐng)的理由則授權(quán)（專利法第三十九條和第四十條）。

　　具體而言，審查員在審查過程中始終是以發(fā)現(xiàn)非合規(guī)性（即缺陷）為目的的，在效率優(yōu)先原則的驅(qū)使下，審查員只要相信其沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由就授予專利權(quán)。但是沒有發(fā)現(xiàn)并不等于不存在駁回理由，在這種情況下，被授予專利權(quán)的專利申請(qǐng)只能是在一定程度上合規(guī)。為了保護(hù)公眾利益，通過專利法第四十五條設(shè)計(jì)了專利無(wú)效制度。

　　但是作為專利代理人，應(yīng)從權(quán)利人（客戶）的利益出發(fā)，在審查過程中應(yīng)當(dāng)盡可能對(duì)合規(guī)性做出獨(dú)立的判斷，這里包括對(duì)審查員指出缺陷進(jìn)行法律適用（審查員意見適當(dāng)與否）的判斷，還包括對(duì)于審查員未能指出的缺陷的判斷，從而使被授予專利權(quán)的專利申請(qǐng)最大程度地合規(guī)。

　　當(dāng)然，在審查過程中，大多數(shù)情況還是涉及對(duì)審查員意見適當(dāng)與否的判斷。具體地包括判斷審查員的審查邏輯是否符合《專利審查指南》中的相關(guān)內(nèi)容，本案中審查員給出的意見就存在不符合審查指南的問題。

　　以上，筆者通過實(shí)際案例提出了自己對(duì)專利法，特別是專利法第九條第一款的理解，希望能夠得到同仁的批評(píng)指正。