由一個案例引起的思考

2003-07-16
由一個案例引起的思考
                          文/北京集佳專利商標(biāo)事務(wù)所 專利部 王 謙

最近，北京市高級人民法院的一個案例在我國知識產(chǎn)權(quán)界引起很大的爭議。俗話說“理不辯不清”，筆者在此也發(fā)表一些自己對該案的一些看法，希望能夠拋磚引玉。
案情已經(jīng)刊載于2003年4月15日的中國知識產(chǎn)權(quán)報，這里簡單回顧一下幾個重要時間：舒某于1991年2月7日提出一項實用新型專利申請91211222.0，該申請于1992年2月26日被公告授予實用新型專利權(quán)，專利權(quán)于1999年2月7日期滿終止；但是，舒某于1992年2月22日又就同一技術(shù)方案提出了一項發(fā)明專利申請92106401.2，該申請經(jīng)初步審查合格后于1993.09.01公布，經(jīng)實質(zhì)審查后于1999年10月13日被授予發(fā)明專利權(quán)。

1. 關(guān)于公用技術(shù)的理解
在本案中，由于舒某的實用新型專利申請是在第一次專利法修改以前提出的，他的實用新型專利權(quán)的期限比較短（5年加續(xù)展3年），而其發(fā)明專利申請?zhí)岢龅猛砹私?年，實質(zhì)審查的期間又比較長，在該申請實質(zhì)審查終結(jié)時，實用新型專利權(quán)已經(jīng)期滿終止。根據(jù)審查指南的規(guī)定，專利局無需通知申請人進行選擇，可以直接對發(fā)明專利申請授予專利權(quán)。
所以，筆者認(rèn)為，專利局對舒某授予的發(fā)明專利權(quán)是符合現(xiàn)行規(guī)定的，專利復(fù)審委員會和北京市第一中級人民法院就山東濟寧無壓鍋爐廠請求宣告該發(fā)明專利權(quán)無效一案所作的維持該發(fā)明專利權(quán)的決定和判決也是正確的。北京市高級人民法院認(rèn)為，在本案中，實用新型專利權(quán)由于期滿已經(jīng)終止，其專利技術(shù)落入了公用領(lǐng)域，對該技術(shù)授予發(fā)明專利權(quán)，相當(dāng)于將已經(jīng)落入公用領(lǐng)域的技術(shù)又授予專利權(quán)，屬于重復(fù)授權(quán)，違反了對一項發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利的原則，因而判決將該發(fā)明專利權(quán)宣告無效。筆者認(rèn)為這種論點是否妥當(dāng)，值得商榷。
在本案中，雖然兩項申請的技術(shù)內(nèi)容是相同的，但是二者在法律上是不同的客體。根據(jù)專利法第十三條的規(guī)定，發(fā)明專利申請的技術(shù)方案在公布以后到被授予專利權(quán)之前的期間，受到專利法規(guī)定的臨時保護。這里所以稱其為“臨時保護”，是因為其保護效力待定，需要根據(jù)該專利申請是否被授予專利權(quán)來確定，它一旦被授予發(fā)明專利權(quán)，那么這種臨時保護便會“轉(zhuǎn)正”，具有與授權(quán)以后的保護相同的保護效力。也就是說，該專利申請被授予專利權(quán)是臨時保護“轉(zhuǎn)正”的唯一條件。在臨時保護期內(nèi)，只要有人實施該發(fā)明，申請人就有權(quán)要求其支付適當(dāng)?shù)馁M用；如果該實施人不支付費用，申請人可以在被授予專利權(quán)以后進行追償。
所謂的“公用領(lǐng)域”，應(yīng)該是所有公眾都可以無限制的自由使用的公知技術(shù)領(lǐng)域。在本案中，即使在實用新型專利權(quán)期滿終止后，該技術(shù)方案仍然處于發(fā)明專利的臨時保護期內(nèi)。也就是說，該技術(shù)方案仍然受到專利法的保護，是“不自由的”，怎么可以因為其他專利的期滿而就認(rèn)為是落入了公用領(lǐng)域呢？所以，北京市高級人民法院認(rèn)定該專利技術(shù)進入公用領(lǐng)域欠缺法律依據(jù)，剝奪了專利權(quán)人在公開后的申請階段對該發(fā)明專利依法享有的臨時保護。
在我國的專利法、專利法實施細(xì)則和審查指南中，都沒有限制同一個人同時或先后就同一技術(shù)方案或者相近技術(shù)方案分別提出實用新型和發(fā)明專利兩份申請，只要它們符合現(xiàn)行法律規(guī)范規(guī)定的授權(quán)條件，就應(yīng)該授予專利權(quán)。從屬發(fā)明專利就是很常見的一種類型，并且與本案在實質(zhì)上很相似。從屬專利是對基礎(chǔ)專利的改進，二者的保護范圍經(jīng)常存在一定的交叉。當(dāng)從屬專利因為沒有按期繳納年費而終止專利權(quán)以后，只要其技術(shù)方案中與基礎(chǔ)專利交叉的部分在后者的權(quán)利要求保護范圍內(nèi)，該交叉部分就仍然受到基礎(chǔ)專利的限制，他人不能隨便實施。顯然，這時基礎(chǔ)專利與從屬專利的技術(shù)方案交叉部分并沒有進入公用領(lǐng)域，那么本案中的發(fā)明專利的技術(shù)方案（也就是實用新型專利的技術(shù)方案）怎么就會因為另外一項專利的期滿而進入公用領(lǐng)域呢？二者雖然在相同的程度上有所區(qū)別（一種是完全相同，另一種是部分交叉），在保護的程度上有所區(qū)別（一種是效力待定的臨時保護，另一種是效力明確的授權(quán)保護），申請人上有所區(qū)別（一種是同一個人，另一種是不同的人），但是在法律實質(zhì)上并無區(qū)別，都受到專利法明文規(guī)定的保護。
所以，筆者認(rèn)為認(rèn)定發(fā)明專利技術(shù)進入公用領(lǐng)域欠妥，不應(yīng)該因此被宣告無效。

2. 關(guān)于保護期的理解
由于我國的實用新型專利申請不進行實質(zhì)審查，授權(quán)比較容易并且較快，而發(fā)明專利申請則采取“早期公開、延遲審查”的制度，授權(quán)難度較大并且耗時長。于是，很多申請人在實踐中綜合考慮二者優(yōu)缺點來制定專利戰(zhàn)略，就相同的發(fā)明創(chuàng)造先后提出實用新型專利和發(fā)明申請，以使某項技術(shù)方案的得到盡量長的實際保護期限，即實際的保護期限為：實用新型授權(quán)公告日至實用新型放棄日+發(fā)明專利公開日至發(fā)明專利期滿，并且兩段時間一般會有幾年的重疊期。事實上，本案就是這種情況。如果單獨提出一項發(fā)明專利申請，按照正常程序需要在18個月公開以后才能獲得臨時保護，在申請日至公開這段時間沒有任何保護，實際的保護期限最多是18年6個月。而采用上述策略，則可以使這18個月也得到保護，并且是充分的專利權(quán)保護，而不是臨時保護。
專利法第四十二條規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的期限為20年，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的期限為10年，均自申請日起計算。于是，有人認(rèn)為采用上述策略在實際上延長對該技術(shù)的保護期限違背了上述法條，侵犯了社會公眾的利益，筆者認(rèn)為這種觀點也值得商榷。
專利法第四十二條的規(guī)定，是針對特定的專利申請而言，而不是針對特定的技術(shù)方案而言。也就是說，該法條僅僅是規(guī)定了如下內(nèi)容：對于某項發(fā)明專利申請而言，從其申請日到專利權(quán)終止日的期間是20年，對于某項實用新型專利申請或外觀設(shè)計專利申請而言，從其申請日到專利權(quán)終止日的期間是10年?？梢姡摲l并沒有限定對某項技術(shù)方案的保護期限，而現(xiàn)行的其他法律規(guī)范也沒有明確規(guī)定對某項技術(shù)方案的保護期限。
專利法是調(diào)節(jié)專利權(quán)人和公眾利益平衡的手段，要了解其精神實質(zhì)，應(yīng)該把所有的相關(guān)法律規(guī)范作為一個整體來理解，而不能抽出其中的某項法條進行孤立的理解。專利法調(diào)節(jié)利益平衡這一功能的實現(xiàn)，首先是通過審查員的工作來實現(xiàn)的，即審查員除了進行形式審查外，還通過新穎性、創(chuàng)造性、實用性、充分公開、說明書對權(quán)利要求的支持等方面的實質(zhì)審查來確定一項專利是否應(yīng)該授予專利權(quán)、應(yīng)該授予多大的保護范圍。然后，如果公眾認(rèn)為某項專利權(quán)侵犯了其利益，則可以通過宣告無效的途徑來徹底否定不應(yīng)該授予的專利權(quán)，或者通過部分無效來縮小其授權(quán)范圍；而專利權(quán)人在其利益受到侵犯時，則可以通過法院訴訟的途徑來解決。也就是說，利益平衡的調(diào)節(jié)是通過實體權(quán)利來實現(xiàn)的，而某項技術(shù)方案所能夠得到的實際保護期限則是相關(guān)法律規(guī)范綜合作用的結(jié)果，對此并沒有規(guī)定一個明確的期限。既然它尚不明確，怎么就可以認(rèn)定是專利權(quán)人侵犯了公眾利益呢？這樣認(rèn)定是沒有根據(jù)的。
至于這些法律規(guī)范是否沖突、是否合理，法律規(guī)范的相對人無義務(wù)承擔(dān)由此引起的后果。它們一旦公布生效，相對人只要沒有違反其中的禁止性條款或者限制性條款，就應(yīng)該認(rèn)為是守法的。
所以，采用上述策略使某項技術(shù)的保護期限盡量長，完全是對現(xiàn)行法律規(guī)范的合理利用，不存在違背法條、侵犯公眾利益的問題。
事實上，在從宣告專利權(quán)無效發(fā)展到狀告專利復(fù)審委員會的過程中，本案已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，即已經(jīng)從行政程序轉(zhuǎn)變?yōu)閷唧w行政行為不服的行政訴訟程序。北京市高級人民法院在審理本案時，應(yīng)該對專利復(fù)審委員會作出具體行政行為的合法性進行審查，并對其作出具體行政行為的依據(jù)進行審查。顯然，這里的依據(jù)是審查指南中的相關(guān)規(guī)定，專利復(fù)審委員會和北京市第一中級人民法院也都是據(jù)此判定的。如果北京市高級人民法院認(rèn)為本案屬于重復(fù)授權(quán)，那么就是認(rèn)為審查指南是違法的，應(yīng)該責(zé)令國家知識產(chǎn)權(quán)局進行修改。唯有如此，才能從根本上避免以后再次發(fā)生此類事情。

3. 關(guān)于優(yōu)先權(quán)制度的理解
專利法在1992年進行修改時增加了本國優(yōu)先權(quán)制度。現(xiàn)行專利法第二十九條第二款規(guī)定，申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。
專利法實施細(xì)則第三十三條第二款規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請是發(fā)明專利申請的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發(fā)明專利申請。
在實踐中，由于文獻資料檢索手段、語言、經(jīng)費、時間等方面的限制，申請人經(jīng)常對自己的發(fā)明創(chuàng)造的新穎性、創(chuàng)造性沒有很大的把握，不知道到底是否該申請專利，擔(dān)心不能被授權(quán)反而造成自己技術(shù)的公開。而利用上述的本國優(yōu)先權(quán)制度，則可以先提交一份初步申請取得申請日，使別人的公開不會影響自己已經(jīng)取得的成果的新穎性和創(chuàng)造性，然后改進技術(shù)進一步提高其新穎性和創(chuàng)造性。在具備條件時可以再提交一份申請，并要求在先申請的優(yōu)先權(quán)；如果因為種種原因而在12個月之內(nèi)不能提高其新穎性和創(chuàng)造性，達不到專利性的要求，則還可以撤回在先申請，避免其技術(shù)的公開?？梢哉f，這是優(yōu)先權(quán)制度的最大優(yōu)點。
另外，由于我國的實用新型專利申請具有“授權(quán)容易并且快、但是授權(quán)后不穩(wěn)定”的特點，而發(fā)明專利申請則具有“授權(quán)難度大并且耗時長、但是授權(quán)后較穩(wěn)定”的特點，當(dāng)申請人對自己的技術(shù)的新穎性、創(chuàng)造性沒有很大的把握時，可以先提交實用新型專利申請，然后在改進技術(shù)方案以后再提交發(fā)明專利申請，并要求在先實用新型專利申請的優(yōu)先權(quán)，從而使實用新型專利轉(zhuǎn)換為發(fā)明專利，延長保護期；如果申請人認(rèn)為自己的技術(shù)方案滿足發(fā)明專利的授權(quán)條件而先提交了一份發(fā)明專利申請，但是考慮到產(chǎn)品的市場壽命比較短等因素，又希望盡快授權(quán)，則可以再提交一份實用新型專利申請，并要求在先發(fā)明專利申請的優(yōu)先權(quán)，從而使發(fā)明專利轉(zhuǎn)換為實用新型專利，縮短保護期。
可以看出，優(yōu)先權(quán)制度既充分保護了申請人的利益，又促進了發(fā)明人提高其技術(shù)方案的積極性，從而推動了整個社會的技術(shù)進步。
在本案引發(fā)的討論中，有人認(rèn)為我國現(xiàn)行的對抵觸申請的處理規(guī)定實際上削弱了本國優(yōu)先權(quán)制度，使本國優(yōu)先權(quán)制度不能發(fā)揮其作用，筆者認(rèn)為這種觀點欠妥，值得進行討論。
從上面對本國優(yōu)先權(quán)制度的分析可以看出，使用它進行發(fā)明和實用新型類型的轉(zhuǎn)換，僅僅是其作用的一個方面，而不是該制度的根本目的，更不是唯一目的。比如，在對在后發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查時，對于其中要求了優(yōu)先權(quán)的技術(shù)內(nèi)容部分，審查員只考慮在優(yōu)先權(quán)日之前已經(jīng)公開的文獻資料，即只有這部分文獻資料才會影響要求了優(yōu)先權(quán)的技術(shù)內(nèi)容部分的新穎性和創(chuàng)造性，而在優(yōu)先權(quán)日至在后申請的申請日期間公開的文獻資料則不予考慮。
事實上，除了機械設(shè)備等方面的專利申請以外，所有領(lǐng)域的方法專利、化學(xué)領(lǐng)域的幾乎所有產(chǎn)品專利都是不能申請實用新型專利的。這時，雖然申請人不能借助本國優(yōu)先權(quán)制度進行發(fā)明和實用新型類型的轉(zhuǎn)換，但是可以用來保全其新穎性和創(chuàng)造性，有時優(yōu)先權(quán)制度可能會關(guān)乎在后申請專利的生死存亡，因而對于申請人來說非常重要。
所以，應(yīng)該全面認(rèn)識本國優(yōu)先權(quán)制度的優(yōu)點，不能因為在某個技術(shù)領(lǐng)域、某一特定時間沒有被申請人利用就認(rèn)為它不能發(fā)揮其作用。畢竟，本國優(yōu)先權(quán)只是賦予申請人的權(quán)利，至于申請人在權(quán)限范圍內(nèi)是否使用、如何使用都由他自由決定。

4. 關(guān)于抵觸申請和重復(fù)授權(quán)的理解
專利法第九條規(guī)定：兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人。仔細(xì)研讀可以發(fā)現(xiàn)，該法條的基點是申請人，即以申請人為考慮對象，決定是否授予其專利權(quán)。當(dāng)出現(xiàn)不同的申請人先后在不同的時間分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的情況時，專利權(quán)只授予最先申請的人，這種情況稱作“抵觸申請現(xiàn)象”。專利法實施細(xì)則第十三條第二款又規(guī)定，兩個以上的申請人在同一日分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，應(yīng)當(dāng)在收到國務(wù)院專利行政部門的通知后自行協(xié)商確定申請人。但是，這些規(guī)定并沒有限制同一申請人先后或者同時就相同的發(fā)明創(chuàng)造分別提出發(fā)明或者實用新型專利申請。
專利法實施細(xì)則第十三條第一款規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利。仔細(xì)研讀可以發(fā)現(xiàn)，該法條的基點是技術(shù)方案，即以技術(shù)方案為考慮對象，決定是否授予其專利權(quán)，而不考慮該技術(shù)方案是否來自同一申請人，該規(guī)定稱作“禁止重復(fù)授權(quán)原則”。在實踐中，專利局的操作守則是“只要兩個專利不同時存在，就不認(rèn)為是重復(fù)授權(quán)”。顯然，這也是以技術(shù)方案為考慮對象的。
從上述規(guī)定的實質(zhì)內(nèi)容和立法目的來看，這些規(guī)定的本意都是要規(guī)定對于一項發(fā)明創(chuàng)造只授予一項專利權(quán)，防止專利權(quán)的“濫授”，保護公眾利益。因為公眾只需要知道一份對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻的專利申請文件中的技術(shù)方案就可以了，作為回報，公眾也希望只對這一份專利申請文件承擔(dān)不得實施其技術(shù)方案的義務(wù)。由于公眾再重復(fù)知道該技術(shù)并無意義，如果再有一份同樣的專利申請文件公開，那么這時的公眾是被迫接受的，如果也賦予在后公開的專利申請文件以專利權(quán)，顯然對公眾是不公平的。而要判斷擁有一項技術(shù)的人何時具有公開其技術(shù)的真實意思表示，只能以其提交申請文件的時間為準(zhǔn)，在后提交申請者無權(quán)再進行重復(fù)公開，這同時也是“在先申請”專利制度的本意。
但是，由于專利法及其實施細(xì)則并沒有限制同一申請人先后或者同時就相同的發(fā)明創(chuàng)造分別提出發(fā)明或者實用新型專利申請，在實踐中也就只能接受這種情形的出現(xiàn)。審查指南規(guī)定，在其中一個專利申請授權(quán)之后，在另一個專利申請也符合授權(quán)的條件下，給申請人一次選擇機會，如果申請人放棄在先的專利權(quán)，在后的專利申請仍可以被授權(quán)。顯然，這里又是以申請文件為考慮對象，決定是否授予其專利權(quán)。由于專利法第九條的規(guī)定是針對兩個以上不同申請人的情況，并且基點是申請人，如果單純從字面上看，不能認(rèn)為審查指南的規(guī)定違背了該法條，但是它卻在實質(zhì)上背離了該法條的立法精神；同時，審查指南對“禁止重復(fù)授權(quán)原則”的理解也流于文字，同樣背離了其立法精神，使一項發(fā)明創(chuàng)造可以被授予兩項專利權(quán)。
從上面的分析可以發(fā)現(xiàn)，不同的法律規(guī)范采用了不同的基點，它們分別是：申請人、技術(shù)方案、申請文件，這種文字表述上的不一致，難免會導(dǎo)致實踐中的混亂和理解上的錯誤。鑒于此，筆者建議所有的規(guī)范都以專利申請文件為基點，將專利法第九條修改為：“就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩個以上專利申請的，專利權(quán)授予符合授權(quán)條件的在先申請”，這樣不但解決了申請文件在時間上的抵觸，也解決了申請人在時間上的抵觸。為了限制同一申請人同時就相同的發(fā)明創(chuàng)造分別提出發(fā)明或者實用新型專利申請，可以在專利法實施細(xì)則第十三條中增加第三款，“同一申請人在同一日就相同的發(fā)明創(chuàng)造分別提出發(fā)明或者實用新型專利申請，只受理其中的一份申請，由申請人自己選擇”。

　

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