中日防御商標(biāo)問(wèn)題淺析

2005-03-24
文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 律師 齊亞莉

引 言
加入世界貿(mào)易組織以后，中國(guó)企業(yè)不僅要應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，還要面臨國(guó)際市場(chǎng)的新挑戰(zhàn)。中國(guó)企業(yè)要生存和發(fā)展，就應(yīng)充分運(yùn)用各種經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和策略，其中也包括對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的運(yùn)用。從國(guó)內(nèi)外商標(biāo)注冊(cè)的實(shí)際情況來(lái)看，商標(biāo)注冊(cè)成功后經(jīng)過(guò)商標(biāo)注冊(cè)人的長(zhǎng)期使用和廣泛宣傳，一旦成為知名商標(biāo)或馳名商標(biāo)，就會(huì)出現(xiàn)他人將同其相同或近似的商標(biāo)使用在與其指定商品服務(wù)非類似的商品服務(wù)上，這樣勢(shì)必造成消費(fèi)者對(duì)商品服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆，這種情況國(guó)內(nèi)國(guó)外概莫能免。如何才能更好地在這些商品服務(wù)上進(jìn)行防御和保護(hù)，這個(gè)問(wèn)題一直被國(guó)內(nèi)外企業(yè)所廣泛關(guān)注。鑒于此，筆者對(duì)于中日兩國(guó)防御商標(biāo)問(wèn)題進(jìn)行初淺比對(duì)分析。
日本的立法與實(shí)踐
知名商標(biāo)或馳名商標(biāo)（在日本稱為“周知商標(biāo)”或“著名商標(biāo)”）注冊(cè)人為了避免他人將同其基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)使用在與其核定商品服務(wù)非類似的商品服務(wù)上，可以將其注冊(cè)商標(biāo)作為防御商標(biāo)注冊(cè)，通過(guò)排除他人使用，以達(dá)到保護(hù)知名、馳名商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人商譽(yù)的目的。
一、申請(qǐng)注冊(cè)防御商標(biāo)的審查要件
（一）在一般人的認(rèn)識(shí)中，防御商標(biāo)與基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)是同一商標(biāo)
案例1 基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo) Panasonic
申請(qǐng)防御商標(biāo) (,Panasonic)
結(jié)論：兩者外觀上有明顯差異，不屬于相同商標(biāo)，不符合防御商標(biāo)注冊(cè)條件
案例2 基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo) TOYOTA
申請(qǐng)防御商標(biāo) toyota
結(jié)論：兩者僅僅大小寫的區(qū)別，屬于相同商標(biāo)，符合防御商標(biāo)注冊(cè)條件
（二）基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)在核定商品服務(wù)上為相關(guān)公眾所周知，即基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)達(dá)到了知名商標(biāo)或馳名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，但是僅限于日本國(guó)內(nèi)的知名商標(biāo)或馳名商標(biāo)；
（三）防御商標(biāo)申請(qǐng)指定的商品服務(wù)應(yīng)該是與基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)核定商品服務(wù)非類似的商品和服務(wù)，他人使用有可能產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)：
1、基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)在日本國(guó)民之間被周知時(shí)，可以對(duì)超過(guò)該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域范圍的商品服務(wù)申請(qǐng)防御商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)；
2、基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)雖然未達(dá)到在日本國(guó)民之間被周知的程度，但是在該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)公眾之間被周知時(shí)，可以對(duì)屬于該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域范圍的商品服務(wù)申請(qǐng)的防御商標(biāo)給予注冊(cè)。
二、申請(qǐng)注冊(cè)防御商標(biāo)的特性
（一）從屬性或依附性
防御商標(biāo)注冊(cè)的權(quán)利依附或從屬于基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)，防御商標(biāo)隨基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利的轉(zhuǎn)移、終止而轉(zhuǎn)移或終止。
（二）防御性或保護(hù)性
日本防御商標(biāo)制度旨在防御和保護(hù)，而不是為了注冊(cè)。這也就是說(shuō)，防御商標(biāo)當(dāng)然沒(méi)有注冊(cè)后進(jìn)行使用的義務(wù)。
雖然日本申請(qǐng)防御商標(biāo)的審查要件比較苛刻，要符合以上所述的諸多條件，但其也有自身的優(yōu)勢(shì)，首先，日本的防御商標(biāo)可以預(yù)先劃定知名、馳名商標(biāo)的排他權(quán)范圍，以達(dá)到擴(kuò)大保護(hù)的目的；其次，可以節(jié)約費(fèi)用，防御商標(biāo)注冊(cè)只需要繳納一份基礎(chǔ)注冊(cè)費(fèi)用就可以指定多個(gè)類別的商品或服務(wù)；再次，防御商標(biāo)注冊(cè)成功后即使不使用，也沒(méi)有被撤銷的可能性，不必?fù)?dān)心面臨像中國(guó)的撤銷三年不使用制度中因連續(xù)三年不使用而被追訴，因?yàn)槿毡镜纳虡?biāo)法中明確承認(rèn)了防御商標(biāo)的存在價(jià)值即是為了防御和保護(hù)。
隨著日本反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法利用率的不斷提高，最近5年防御商標(biāo)的注冊(cè)件數(shù)也逐年降低。站在國(guó)際角度來(lái)看，防御商標(biāo)已經(jīng)成為特殊的制度，被很多國(guó)家相繼取消。
中國(guó)的立法與實(shí)踐
截止目前為止,我國(guó)《商標(biāo)法》尚未建立防御商標(biāo)制度，我國(guó)對(duì)防御商標(biāo)注冊(cè)整體采取相對(duì)寬容的態(tài)度。1988年頒布的《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第十條規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)“申報(bào)的商品不得超出核準(zhǔn)或者登記的經(jīng)營(yíng)范圍”。2001年10月，我國(guó)《商標(biāo)法》進(jìn)行了一次修訂，2001年12月施行。2002年9月起施行的《商標(biāo)法實(shí)施條例》刪除了“申報(bào)的商品不得超出核準(zhǔn)或者登記的經(jīng)營(yíng)范圍”的規(guī)定?！渡虡?biāo)法》修訂前，申請(qǐng)人申報(bào)的商品只能在營(yíng)業(yè)執(zhí)照所規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍以內(nèi)，《商標(biāo)法》修訂后，自然人也可以申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，申請(qǐng)商標(biāo)不再受到“核準(zhǔn)或登記的經(jīng)營(yíng)范圍”的限制。也就是說(shuō)，申請(qǐng)人可以在45個(gè)類別的商品上注冊(cè)商標(biāo)，這使“防御商標(biāo)”注冊(cè)成為可能，也為“防御商標(biāo)”注冊(cè)提供了充分的法律依據(jù)。
防御商標(biāo)就是指把《類似商品和服務(wù)區(qū)分類表》上基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)核定商品或服務(wù)之外其他商品和服務(wù)類別都申請(qǐng)注冊(cè)，以制止他人在其他商品和服務(wù)類別上使用與之相同或近似的商標(biāo)。商標(biāo)的保護(hù)，最核心的問(wèn)題是意識(shí)問(wèn)題，最有效的手段是“主動(dòng)防御”。商標(biāo)注冊(cè)人可以根據(jù)自身市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，選擇更適合的商標(biāo)注冊(cè)形式，或單一，或組合，更加充分地利用防御商標(biāo)的防御功能，從橫向“商標(biāo)”到縱向“商品”兩方面組成一個(gè)全方位的商標(biāo)保護(hù)網(wǎng)，最大限度地保護(hù)基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)。很多精明的商家都會(huì)在與基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)核定的商品或服務(wù)之外的其他商品或服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)，通過(guò)這樣來(lái)達(dá)到保護(hù)基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)的目的。
中日防御商標(biāo)對(duì)比啟示
日本的防御商標(biāo)是較為知名的商標(biāo)所有人在不同類別的商品或服務(wù)上注冊(cè)若干相同商標(biāo),原主要使用的商標(biāo)為基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo),其余為防御商標(biāo)。雖然TRIPS協(xié)議已將馳名商標(biāo)的保護(hù)擴(kuò)大到非類似商品和服務(wù),但TRIPS協(xié)議、我國(guó)《商標(biāo)法》中對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)更傾向于事后救濟(jì)。而屬于事前救濟(jì)的防御商標(biāo)注冊(cè)對(duì)企業(yè)來(lái)講確實(shí)是大有好處的。
首先，防御商標(biāo)注冊(cè)是最有力的保護(hù)手段。從商標(biāo)注冊(cè)專用權(quán)來(lái)講，可以擴(kuò)大基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)禁止權(quán)或排他權(quán)的范圍，在防御商標(biāo)指定的商品或服務(wù)上，他人申請(qǐng)相同或近似商標(biāo)的注冊(cè)將被駁回；從保護(hù)馳名商標(biāo)的角度來(lái)講，對(duì)于與馳名商標(biāo)有可能產(chǎn)生混淆的商標(biāo)雖然可以根據(jù)《商標(biāo)法》第九、二十八條直接予以駁回，但防御商標(biāo)制度可以對(duì)他人注冊(cè)防患于未然，以保證給予最前置的法律救濟(jì)；
其次，防御商標(biāo)注冊(cè)可以創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)價(jià)值。它不僅是企業(yè)的通行證，本身還是企業(yè)的一項(xiàng)重要無(wú)形資產(chǎn)?！叭f(wàn)寶路”集團(tuán)總裁馬克思韋爾對(duì)商標(biāo)的價(jià)值有一精辟的論述：名牌就是企業(yè)的最大資產(chǎn)，企業(yè)的牌子如同儲(chǔ)蓄的戶頭，當(dāng)你不斷用產(chǎn)品累積其價(jià)值，便可盡享其利息。企業(yè)將基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)和防御商標(biāo)加以有效、靈活地運(yùn)營(yíng)，可以提高企業(yè)總體資產(chǎn)質(zhì)量，成為企業(yè)創(chuàng)造優(yōu)良融資環(huán)境的有效手段；它還是合資合作中資產(chǎn)作價(jià)的量化指標(biāo)之一；在產(chǎn)品宣傳中，防御商標(biāo)價(jià)值在于能夠給予大眾或媒體以確切的信息，有利于擴(kuò)大品牌知名度；防御商標(biāo)注冊(cè)成功后還可以轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用，也是一筆非?？捎^的收入。
再次，防御商標(biāo)可以為企業(yè)綜合性、多元化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，“綜合性，多元化發(fā)展”已成為實(shí)力雄厚的大型企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向。杭州娃哈哈集團(tuán)當(dāng)初并沒(méi)有想到自己會(huì)生產(chǎn)醫(yī)用保健品、瓜子乃至童裝，但它比較有遠(yuǎn)見(jiàn)，有強(qiáng)烈的防御商標(biāo)保護(hù)意識(shí)，把這些商品都注冊(cè)了，取得了比較好的市場(chǎng)效果。然而某些企業(yè)在創(chuàng)立之初僅僅在核心產(chǎn)品上注冊(cè)，等到經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大后才發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)在其它多個(gè)產(chǎn)品已被他人搶注，現(xiàn)在使用必須交納高額的許可費(fèi)用，真是悔之晚矣啊！
市場(chǎng)是瞬息萬(wàn)變的，商標(biāo)是企業(yè)的名片，經(jīng)常面臨著被搶注、被弱化等危險(xiǎn)，而防御商標(biāo)則是商標(biāo)注冊(cè)人把可能造成消費(fèi)者誤認(rèn)的基礎(chǔ)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)在與其不同的商品或服務(wù)上,這是一種主動(dòng)的預(yù)防，也體現(xiàn)出商標(biāo)注冊(cè)人“防患于未然"的長(zhǎng)遠(yuǎn)意識(shí)。為了提高無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)應(yīng)該采取包括防御商標(biāo)在內(nèi)的多種策略對(duì)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)和防御。中日兩國(guó)的防御商標(biāo)制度各有利弊，如何充分理解立法宗旨，把握法律法規(guī)精神，如何更好地維護(hù)國(guó)內(nèi)外企業(yè)的相關(guān)權(quán)利，這確實(shí)是值得我們深入思考的問(wèn)題。

　

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