說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分的審查意見(jiàn)的應(yīng)對(duì)

2010-03-28
文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王艷江

　　新專利法第26條第3款規(guī)定，說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。眾所周知，專利制度的一個(gè)基本原則就是以向公眾公開(kāi)技術(shù)內(nèi)容換取獨(dú)占市場(chǎng)的權(quán)利，專利法26條第三款從原則上規(guī)定了說(shuō)明書(shū)對(duì)技術(shù)內(nèi)容的公開(kāi)所需達(dá)到的程度，即需達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容，不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，解決其技術(shù)問(wèn)題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果的程度。否則就術(shù)語(yǔ)公開(kāi)不充分，不符合專利法的相關(guān)規(guī)定。

　　以下就幾種常見(jiàn)的公開(kāi)不充分的類型及如何轉(zhuǎn)達(dá)與答復(fù)與這些類型相關(guān)的審查意見(jiàn)進(jìn)行討論。

　　1．說(shuō)明書(shū)只描述了任務(wù)或目標(biāo)，并描述了實(shí)現(xiàn)該任務(wù)或目標(biāo)之后所取得的效果和功能，但是沒(méi)有給出任何實(shí)現(xiàn)該任務(wù)或目標(biāo)的具體技術(shù)手段。

　　例如，一種有關(guān)飛行器（飛碟）的發(fā)明專利申請(qǐng)，僅僅描述了其實(shí)現(xiàn)的功能是可以垂直起降、瞬間達(dá)到10倍音速的飛行速度，可以急停急轉(zhuǎn)；并且描述了借助該飛行器人類可以實(shí)現(xiàn)自由來(lái)往于星球之間的夢(mèng)想。但是說(shuō)明書(shū)并沒(méi)有公開(kāi)該飛行器的具體結(jié)構(gòu)和如何實(shí)現(xiàn)上述超級(jí)功能的具體技術(shù)手段。飛行器開(kāi)發(fā)制造領(lǐng)域的技術(shù)人員在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的情況下，并不能根據(jù)說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)的構(gòu)想而制造出具有上述超級(jí)功能的飛行器，因?yàn)檎f(shuō)明書(shū)中并沒(méi)有公開(kāi)飛行器的具體結(jié)構(gòu)。

　　對(duì)于這種公開(kāi)不充分的情形，由于補(bǔ)入具體的技術(shù)方案（例如飛行器的具體結(jié)構(gòu)特征）必然導(dǎo)致修改超出原申請(qǐng)公開(kāi)范圍的后果，因此只能建議客戶放棄本申請(qǐng)。如果需要，可重新撰寫(xiě)并提交滿足充分公開(kāi)要求的專利申請(qǐng)文件。
2．說(shuō)明書(shū)給出了含糊不清的技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法根據(jù)說(shuō)明書(shū)的描述實(shí)施該技術(shù)手段。

　　例如在一件涉及金屬材料處理方法的專利申請(qǐng)中，申請(qǐng)人公開(kāi)了在一定的溫度下對(duì)某材料進(jìn)行回火處理的步驟，但是沒(méi)有公開(kāi)具體的溫度范圍。也就是說(shuō)，說(shuō)明書(shū)給出了技術(shù)手段（回火），但是該技術(shù)手段是含糊不清的，即本技術(shù)領(lǐng)域的人員并不能得知在多高的溫度下進(jìn)行回火處理會(huì)達(dá)到本發(fā)明的技術(shù)效果。因此本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無(wú)法根據(jù)說(shuō)明書(shū)的描述具體實(shí)施該技術(shù)手段。

　　對(duì)于這種類型的公開(kāi)不充分的情形，在轉(zhuǎn)達(dá)客戶時(shí)首先要充分閱讀理解說(shuō)明書(shū)，確定該溫度是否是本發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)所在。如果本發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)之處僅僅在于該溫度的改變，但是該溫度值并沒(méi)有公開(kāi)，則無(wú)法通過(guò)修改將該溫度值補(bǔ)入，可以建議客戶放棄本申請(qǐng)。但是，如果本申請(qǐng)相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)之處不在于該溫度值的確定，而是在于其他步驟，本申請(qǐng)中的回火處理與現(xiàn)有技術(shù)中的回火處理相同，則可以建議客戶通過(guò)將現(xiàn)有技術(shù)中常規(guī)的回火處理的溫度范圍值引入本申請(qǐng)的背景技術(shù)部分中，同時(shí)在意見(jiàn)陳述書(shū)中論述該溫度值是本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員可以從現(xiàn)有技術(shù)中得出的而進(jìn)行爭(zhēng)辯。

　　3、說(shuō)明書(shū)給出了技術(shù)手段，但是實(shí)施該技術(shù)手段之后，并不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問(wèn)題，達(dá)到所需的效果。

　　這種類型的審查意見(jiàn)一般是由于說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有給出本發(fā)明的技術(shù)效果而導(dǎo)致的。說(shuō)明書(shū)中僅僅描述了本發(fā)明的技術(shù)方案，沒(méi)有結(jié)合本發(fā)明的具體技術(shù)方案描述其運(yùn)作原理和過(guò)程，更沒(méi)有描述其達(dá)到的技術(shù)效果。審查員從說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的內(nèi)容中無(wú)法得知本發(fā)明的技術(shù)方案是否實(shí)現(xiàn)了發(fā)明目的，達(dá)到了發(fā)明效果，因此這也是一種典型的公開(kāi)不充分的情形。

　　在轉(zhuǎn)達(dá)這種情形的公開(kāi)不充分的審查意見(jiàn)時(shí)，建議客戶從本發(fā)明的具體結(jié)構(gòu)特征出發(fā)，在說(shuō)明書(shū)中簡(jiǎn)要論述本發(fā)明的效果。但是需要注意的是，審查指南中明確規(guī)定不得在說(shuō)明書(shū)中增加本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能直接從原始申請(qǐng)中導(dǎo)出的有益效果，也不能補(bǔ)入試驗(yàn)數(shù)據(jù)以說(shuō)明發(fā)明的有益效果。因此在增加有益效果的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)當(dāng)僅增加能夠從技術(shù)方案的各技術(shù)特征或其組合直接導(dǎo)出的技術(shù)效果，而不應(yīng)當(dāng)增加本技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員不易想到的或不易推導(dǎo)出的技術(shù)效果。同時(shí)在意見(jiàn)陳述書(shū)中應(yīng)當(dāng)詳細(xì)論述所增加的技術(shù)效果是可以由原始申請(qǐng)的內(nèi)容中直接導(dǎo)出的理由。

　　4、說(shuō)明書(shū)給出了具體的技術(shù)手段和有關(guān)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的數(shù)據(jù)作為技術(shù)效果，但是未揭示發(fā)明的機(jī)理。

　　例如一件發(fā)明專利申請(qǐng)，涉及一種降低汽車排氣中有害物質(zhì)的方法。該申請(qǐng)公開(kāi)了詳細(xì)的技術(shù)手段，即首先將光學(xué)儲(chǔ)存介質(zhì)（CD盤(pán)片或DVD盤(pán)片）插入到玻璃、石英沙或淤泥中2～3周，然后將該處理過(guò)的盤(pán)片設(shè)置在汽車排氣管路中。同時(shí)說(shuō)明書(shū)給出了多組數(shù)據(jù)對(duì)比了設(shè)置盤(pán)片之前與之后污染物的含量變化，證明了該方法確實(shí)可以取得有益的技術(shù)效果。

　　但是審查員認(rèn)為說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有公開(kāi)處理過(guò)的CD盤(pán)片與汽車尾氣之間發(fā)生了何種物理/化學(xué)變化，從而導(dǎo)致了尾氣中的有害物質(zhì)的減少，即沒(méi)有揭示本發(fā)明的工作機(jī)理，屬于公開(kāi)不充分。

　　在轉(zhuǎn)達(dá)和答復(fù)該審查意見(jiàn)的過(guò)程中，代理人與申請(qǐng)人進(jìn)行了充分地溝通，申請(qǐng)人明確表示該發(fā)明是偶然的發(fā)現(xiàn)，確實(shí)并不明確其中的機(jī)理，但是實(shí)驗(yàn)表明，處理過(guò)的光盤(pán)確實(shí)可以降低尾氣中的有害物質(zhì)?；谏暾?qǐng)人的上述意見(jiàn)，代理人進(jìn)行了爭(zhēng)辯。代理人認(rèn)為，只要利用了自然規(guī)律的技術(shù)方案，即使這種自然規(guī)律暫時(shí)還沒(méi)有被人類所認(rèn)識(shí)，只要技術(shù)方案完整，確實(shí)取得了有益效果，均符合專利授權(quán)的要件。另外，本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在實(shí)施該專利時(shí)，只要按照申請(qǐng)文件中記載的技術(shù)方案進(jìn)行實(shí)施即可取得相應(yīng)的技術(shù)效果，無(wú)需付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)，更無(wú)需得知其具體的工作原理和運(yùn)作機(jī)理，因此符合充分公開(kāi)的要求。另外，代理人還舉例了審查指南中有關(guān)黑色橡膠的發(fā)明，即當(dāng)時(shí)的發(fā)明人將30％的炭黑加入到橡膠中，結(jié)果達(dá)到了預(yù)想不到的高強(qiáng)度和耐磨性能，盡管當(dāng)時(shí)發(fā)明人并不知道其中原因和機(jī)理，但是本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員完全可以根據(jù)該記載實(shí)施，因此符合充分公開(kāi)的要求。與此類似，本例中的公開(kāi)也符合充分公開(kāi)的要求。

　　盡管此例目前仍然在審查過(guò)程中，但是代理人在轉(zhuǎn)達(dá)和答復(fù)這種類型的審查意見(jiàn)時(shí)，完全可以根據(jù)上述思路建議申請(qǐng)人進(jìn)行爭(zhēng)辯，以為申請(qǐng)人爭(zhēng)取最大的保護(hù)范圍。

　

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