筆者以往在代理知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件過程中，比較常見的案件類型是在先字號(hào)權(quán)與商標(biāo)權(quán)的權(quán)利沖突問題、在先著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)的沖突問題，對(duì)于專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)的沖突問題接觸較少，近期恰好有一個(gè)案例，經(jīng)筆者簡(jiǎn)單總結(jié)分析，與讀者分享。

中國A公司與國外B公司合作，該B公司在其本國擁有注冊(cè)商標(biāo)X，C公司在中國擁有注冊(cè)商標(biāo)X。A獲得了B公司的授權(quán)書之后，在中國生產(chǎn)制造某產(chǎn)品，然后出口提供給B公司。后來，A公司設(shè)計(jì)了一款該產(chǎn)品的外包裝箱，該外包裝箱上印有產(chǎn)品圖案，并且在箱體表面醒目之處印有商標(biāo)X，A公司將該外包裝箱的設(shè)計(jì)申請(qǐng)了中國外觀專利，經(jīng)過專利局審查，獲得授權(quán)。產(chǎn)品生產(chǎn)加工好之后，在貨物出關(guān)的過程中，被海關(guān)扣貨，A公司的生產(chǎn)出口行為被認(rèn)為疑似侵犯了C公司在中國的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。A公司無奈，提供了反擔(dān)保金額，先使得貨物出關(guān)，規(guī)避了與B公司合同違約風(fēng)險(xiǎn)，但A公司仍然面臨商標(biāo)侵權(quán)訴訟的風(fēng)險(xiǎn)，然而C公司并沒有提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，卻以其在中國的注冊(cè)商標(biāo)X的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，向中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提起了針對(duì)A公司已經(jīng)授權(quán)的包裝箱外觀專利無效申請(qǐng)。

C公司在該無效請(qǐng)求書中提到，A公司的外觀包裝箱所標(biāo)示的X商標(biāo)，C公司擁有在先商標(biāo)權(quán)，該外觀包裝箱對(duì)于X標(biāo)識(shí)的使用，非常醒目突出，在市場(chǎng)上容易造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)，并且X商標(biāo)在中國早已為消費(fèi)者廣為知曉。

A公司在無效答辯中提到，X商標(biāo)本身含義顯著性較弱，商標(biāo)權(quán)人C公司不應(yīng)當(dāng)獨(dú)占這樣一個(gè)顯著性弱的商標(biāo)，A公司用于外包裝箱是屬于正當(dāng)使用；A公司擁有B公司的授權(quán)，B公司在其本國擁有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，產(chǎn)品均出口，不會(huì)在中國市場(chǎng)上銷售，客觀上不會(huì)造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，并且C公司早已自己宣稱放棄X商標(biāo)在中國的使用，更不會(huì)造成混淆誤認(rèn)；此外，A公司已經(jīng)向商標(biāo)局提起了撤銷三年不使用申請(qǐng)，結(jié)合C公司放棄商標(biāo)使用的宣稱，該商標(biāo)極有可能未來被撤銷。

本案無效決定結(jié)果，專利復(fù)審委員會(huì)決定，依據(jù)專利法第23條之規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請(qǐng)日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公告的專利文件中。授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別。授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)不得與他人在申請(qǐng)日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突。本案中，A公司的在后外觀專利權(quán)，與C公司在先取得的商標(biāo)權(quán)構(gòu)成沖突，宣告A公司的外觀專利權(quán)無效。

綜合分析本案，筆者建議企業(yè)：

1、企業(yè)在接受國外企業(yè)的OEM訂單的時(shí)候，務(wù)必與國外委托方進(jìn)行確認(rèn)，要求其擁有中國注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，同時(shí)，注意審核中國注冊(cè)商標(biāo)證書所列的商品內(nèi)容、商標(biāo)標(biāo)樣是否與OEM訂單所指定的商品內(nèi)容、商標(biāo)標(biāo)樣一致，否則如果該權(quán)利在他人手中，該企業(yè)也容易因?yàn)樯a(chǎn)加工行為，一并卷入商標(biāo)侵權(quán)訴訟糾紛中。

2、企業(yè)申請(qǐng)外觀專利時(shí)，注意設(shè)計(jì)中所包含的文字、圖案，是否會(huì)與他人在先的商標(biāo)權(quán)有沖突。并且在申請(qǐng)外觀專利時(shí)，請(qǐng)去掉該文字。因?yàn)橥庥^專利權(quán)并不保護(hù)文字內(nèi)容，反而容易與他人在先權(quán)利造成沖突。

3、企業(yè)設(shè)計(jì)商標(biāo)時(shí)，請(qǐng)注意選擇顯著性較為強(qiáng)的商標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)并且注冊(cè)使用。本案X商標(biāo)是個(gè)英文商標(biāo)，中文譯文為“本國的”，實(shí)際上，這樣的商標(biāo)是缺乏顯著性，如果不是因?yàn)槠涠嗄暝诒緡氖褂?，影響力輻射至了中國，想必商?biāo)局很難會(huì)批準(zhǔn)這樣一個(gè)商標(biāo)獲得注冊(cè)。

4、企業(yè)如果有意放棄某個(gè)商標(biāo)的產(chǎn)品線，可以考慮通過商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的方式，盤活無形資產(chǎn)，注意盡量不要向媒體發(fā)布終止使用該商標(biāo)的聲明，因?yàn)樵谥袊?，如果注?cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用，則可以被商標(biāo)局撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。如果企業(yè)發(fā)布終止使用商標(biāo)的聲明，容易被他人用作撤銷三年不使用的證據(jù)。