文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司　羅滿

在專利領(lǐng)域，禁止反悔原則是為從業(yè)者所熟知的一項(xiàng)基本原則，其實(shí)為民法誠實(shí)守信原則的具體體現(xiàn)。

在美國，禁止反悔原則的適用要求專利權(quán)人對權(quán)利要求的限縮必須是以書面方式進(jìn)行的，并記錄在官方的專利審查檔案中。因此禁止反悔原則在美國又稱審查檔案禁反言(file wrapper estoppel)。此外，源于美國最高法院對禁止反悔原則作出解釋的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，該原則又被稱為Festo estoppel。

關(guān)于該原則，我國直至2010年才將其納入法律規(guī)定，2010年1月實(shí)行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條規(guī)定：

專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

即，最高院明確了在侵權(quán)訴訟程序中，專利權(quán)人受到禁止反悔原則的限制，但并無具體規(guī)定該原則在審查授權(quán)以及無效確權(quán)階段的適用。而目前的實(shí)踐操作中，禁止反悔原則實(shí)際上也體現(xiàn)在審查授權(quán)以及無效確權(quán)階段。

在審查授權(quán)階段，當(dāng)申請人在一次審查意見中對權(quán)利要求書做了修改且被接受后，在后續(xù)的審查意見答復(fù)過程中，審查員通常不允許申請人反悔之前的修改，當(dāng)然，實(shí)踐中也存在同意反悔修改的情況，這大體是由于禁止反悔在授權(quán)階段僅僅是原則性適用，并無統(tǒng)一的規(guī)定，而審查隊(duì)伍也參差不齊，導(dǎo)致審查標(biāo)準(zhǔn)并不一致。

在無效確權(quán)階段，當(dāng)專利權(quán)人在審查授權(quán)階段做了限制性解釋、明確性解釋等，而審查員基于該修改或解釋授予專利權(quán)時，則不允許專利權(quán)人在無效確權(quán)階段，又對相關(guān)內(nèi)容作出相反或是相矛盾的其他解釋。然而，在無效確權(quán)階段，該種原則的適用標(biāo)準(zhǔn)同樣難以保持一致。

在尹佐國訴專利復(fù)審委員會及臺達(dá)電子工業(yè)股份有限公司一案中，專利權(quán)人在審查授權(quán)階段將權(quán)利要求書中的“耦合”解釋為可以通過一體成型的方式形成，而在專利無效口審過程中，則將“耦合”解釋為至少由兩個元件組裝形成。由于無效程序中請求人提供的證據(jù)并未公開第一框架耦合于風(fēng)扇外框的特征，故維持專利權(quán)有效。一審法院認(rèn)為，當(dāng)事人在意見陳述或口頭審理過程中出現(xiàn)相互矛盾的情形時，應(yīng)當(dāng)以最后一次陳述為準(zhǔn)。

二審法院則認(rèn)為，一審法院未區(qū)分意見陳述和口頭審理為兩個獨(dú)立的程序，以最后一次陳述為準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)適用于同一個程序，對于兩個獨(dú)立的程序，在前一程序作出解釋后，后一程序應(yīng)當(dāng)與前一程序保持一致，適用禁止反悔原則。①

顯然，在該案的無效確權(quán)程序和行政訴訟程序中，復(fù)審委和一審法院均未適用禁止反悔原則，二審法院則明確了禁止反悔原則的適用。

從以上內(nèi)容可看出，禁止反悔原則應(yīng)當(dāng)適用于無效確權(quán)程序，即無效階段，專利權(quán)人對專利的解釋應(yīng)當(dāng)與授權(quán)階段保持一致。其合理性如下：

第一、平衡公眾和專利權(quán)人的利益

審查授權(quán)程序?yàn)閲抑R產(chǎn)權(quán)局對申請人所遞交申請文件進(jìn)行審查的一項(xiàng)行政性程序，一旦授權(quán)，該申請文件權(quán)利要求書限定的技術(shù)方案將形成合法壟斷，自授權(quán)之日起，公眾在未得到許可的情況下，將無法實(shí)施此類技術(shù)方案。假設(shè)，申請人在授權(quán)階段將存在歧義的技術(shù)方案A（可理解為A1或A2）解釋為A1，并最終得以授權(quán)。在無效確權(quán)程序又解釋為A2，則適用和不適用禁止反悔原則：

a、適用

專利權(quán)人仍享有A1的排他權(quán)，與授權(quán)后的狀態(tài)一致，公眾基于國家行政部門授權(quán)公告，實(shí)施了A2（公眾有權(quán)查閱審查過程中的來往文件，以理解專利的實(shí)際方案），無論無效程序的結(jié)果如何，該種行為將不受任何影響；

b、不適用

專利權(quán)人將享有A2的排他權(quán)，與授權(quán)后狀態(tài)不一致，公眾基于國家行政部門授權(quán)公告，實(shí)施例A2，無效程序維持專利權(quán)有效并生效后，公眾實(shí)施A2的行為將為侵權(quán)行為。

顯然，上述案件中復(fù)審委和一審法院的觀點(diǎn)將無效確權(quán)程序作為最后一次陳述而予以采納，將導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍處于不確定狀態(tài)，公眾無法有效預(yù)期自身的行為究竟是否侵權(quán)，導(dǎo)致公眾與專利權(quán)人之間的利益失衡。

第二、行政確權(quán)與司法維權(quán)的一致性

無效確權(quán)程序，顧名思義，為確定專利權(quán)人能否享用專利權(quán)的程序，一旦，無效程序確定專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)享有專利權(quán)，則應(yīng)當(dāng)保證專利權(quán)人能夠以此專利進(jìn)行維權(quán)。

同樣，以上述假設(shè)為例，若無效確權(quán)程序中未適用禁止反悔原則，專利權(quán)也得以維持，則其專利保護(hù)范圍為A2。但在司法程序中，最高院司法解釋已經(jīng)明確規(guī)定審查授權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案A2不應(yīng)當(dāng)被納入保護(hù)范圍，這將導(dǎo)致無效確權(quán)程序所確定的專利權(quán)實(shí)際上并不能在司法實(shí)踐中得以保護(hù)，為“空頭”權(quán)利。

上述論證了禁止反悔原則在無效確權(quán)程序中的應(yīng)用合理性，即在無效確權(quán)程序，禁止專利權(quán)人反悔審查授權(quán)程序中的意見陳述或是修改。那么，在審查授權(quán)程序和無效確權(quán)程序中，禁止反悔原則是否適用，即禁止反悔原則是否適用于同一程序，筆者傾向于不適用。

第一、在單獨(dú)的程序中，權(quán)利并未得以固定，無論專利權(quán)人作何解釋，均不會損害公眾的信賴?yán)妫@并不違反誠實(shí)守信的基本原則。這使得禁止反悔原則的適用失去了最基本的原則支持。

第二、無論是審查授權(quán)還是無效確權(quán)過程中，專利權(quán)人對于審查意見所指出的問題或是請求方所論述的證據(jù)理由，均有可能存在理解偏差，應(yīng)當(dāng)給予專利權(quán)人合理的改正機(jī)會。實(shí)際上，基于此原因，審查過程中，通常會發(fā)出兩次以上的審查意見；而無效確權(quán)程序中，則會接受無效答辯意見，并舉行口審以進(jìn)行必要的溝通。

第三、在同一程序中不適用禁止反悔原則也并不會導(dǎo)致程序振蕩，影響行政效率。

在審查授權(quán)程序中，申請人的修改或是解釋通常只能針對審查意見所指出的問題進(jìn)行，即使申請人反悔修改，審查員也可以利用之前檢索到的對比文件重新評述，或是指出其他形式、實(shí)質(zhì)問題，該類問題也是原本即應(yīng)該被指出的。

在無效確權(quán)程序中，專利權(quán)人的修改被限定于刪除和合并，對于合并式修改還給予請求人補(bǔ)充證據(jù)理由的機(jī)會，合議組最終會根據(jù)所有的意見陳述以及口審審理進(jìn)行決斷，即使專利權(quán)人在無效程序中反悔修改和解釋，也并不會影響合議組的審查效率。

可以理解，在其他的民事和刑事程序中，也通常會出現(xiàn)前后表述不一致的情況，但處理的基本原則也是以最后一次陳述為準(zhǔn)，當(dāng)然，無論是哪一種程序，最后一次陳述最終能否與相關(guān)證據(jù)印證而被采納，則與本文所探討的問題并不相關(guān)。

基于上述闡述，筆者認(rèn)為，禁止反悔原則基于其誠實(shí)守信的原則體現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)適用于無效確權(quán)程序和司法程序（司法解釋已予以規(guī)定），而對于單個程序過程中，則不應(yīng)當(dāng)適用，以合理且合法地保證申請人或?qū)＠麢?quán)人的正當(dāng)利益。

注：

①《北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)疑難案例要覽》（第一輯），003-006頁。