文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李兆嶺

　　一、前言

　　對于業(yè)界而言，由于專利具有地域性，又由于世界市場的密切關(guān)聯(lián)性，根據(jù)市場需要在世界范圍內(nèi)進行專利布局是保護技術(shù)成果的重要途徑；因此，在世界范圍內(nèi)進行專利布局的一個重要工作就是根據(jù)市場發(fā)展及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃向多個國家或法域申請專利。

　　隨著世界市場發(fā)展，全球經(jīng)濟一體化程度不斷強化，世界知識產(chǎn)權(quán)保護也不斷向一體化方向前進；世界知識產(chǎn)權(quán)正從各國專利嚴格、獨立、絕對的國家地域性，不斷向相對國家地域性邁進，專利國際化進展尤為突出。

　　1883年簽訂的《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY》（簡稱“巴黎公約”）規(guī)定了優(yōu)先權(quán)制度；通過優(yōu)先權(quán)制度，權(quán)利人在一個國家進行正式的申請（在先申請日）之后，在規(guī)定的期限內(nèi)在其他成員國提出同樣的申請時，享有優(yōu)先性保護的權(quán)益，即優(yōu)先權(quán)。這種優(yōu)先權(quán)的具體體現(xiàn)是：在規(guī)定的期限界滿前，任何后來在其他成員國提出的申請都不能導(dǎo)致該權(quán)利人的權(quán)利而無效；這就為在另一國家獲得實質(zhì)保護提供了前提，在一定程度上打破了絕對的國家地域性。

　　后來，1970年簽訂的《專利合作條約PATENT COOPERATION TREATY》（簡稱“PCT”）在巴黎公約基礎(chǔ)上又邁進了一步。根據(jù)PCT規(guī)定，在一個國家（受理局）提交的申請，并指定尋求保護的國家（指定局），就相當于向所有的指定局國家提交的申請。這樣，PCT就從程序角度，實現(xiàn)專利申請程序的部分統(tǒng)一，進一步減弱了專利的國家地域性。

　　再后來，2000年，又簽訂了《專利法條約PATENT LAY TREATY》（簡稱“PLT”），該條約已經(jīng)于2005年生效（中國未加入）。根據(jù)PLT，締約國的專利申請的形式要件得到更進一步的統(tǒng)一；在程序上，使得各國要求更加統(tǒng)一，再進一步增強了專利的國際性。

　　另外，各區(qū)域國家專利統(tǒng)一性步伐進展更快，更突出的是《歐洲專利公約》，根據(jù)該公約，在歐洲就建立了一個包括多個國家，從申請到授權(quán)都實現(xiàn)一體化的跨國的專利制度。

　　基于專利國際化進程，進行專利國際化布局的途徑也大大增加，基于巴黎公約，從直接向各國申請（直接途徑），發(fā)展到先在本國申請，再向其他國家申請，并以在本國的申請為基礎(chǔ)，要求優(yōu)先權(quán)（巴黎公約途徑）；基于PCT，可以向一個國家申請，同時指定多個國家，然后，再分別進入各個國家（PCT途徑 ）。

　　目前，在進行國際布局時，最常用的是PCT途徑，很少用直接途徑。因此，才有了專利族的產(chǎn)生，即相同的發(fā)明創(chuàng)造，可能以多種語言或多個國家文獻的方式存在。

　　專利族一方面方便公眾閱讀，另一方面也方便確定專利的穩(wěn)定性。以至于，在要無效某件專利權(quán)時，首先查詢其他同族專利法律狀態(tài)。比如：要想確定某一種中國專利穩(wěn)定性時，可以通過檢索獲得歐洲、美國、日本及其他更多國家同族專利的法律狀態(tài)。在很多情況下，在中國獲得授權(quán)的專利申請，在歐洲有可能被駁回；這樣，通過檢索該專利申請在歐洲被駁回的理由就很容易確定該中國專利的穩(wěn)定性。

　　二、實務(wù)經(jīng)歷

　　國家知識產(chǎn)權(quán)局于2014年1月8日下發(fā)了第一次審查意見通知書，其中指出：

　　筆者受一客戶委托，對專利權(quán)人為W國C公司的兩件中國專利CP1和CP2的穩(wěn)定性進行預(yù)判。筆者發(fā)現(xiàn)，C公司竟然沒有要求優(yōu)先權(quán)，即直接在中國進行了申請。通過了解C公司的規(guī)模、知名度及技術(shù)研究數(shù)據(jù)，筆者越來越強烈地感覺到：C公司的這種做法不正常。C公司之所以這么做，可能的原因包括：

　　一、這兩件專利涉及的技術(shù)在W國根本沒有市場，因此不需要在W國進行保護；

　　二、這兩件專利在本國根本無法進行授權(quán)，而無法授權(quán)的原因可能是：涉及的技術(shù)在W國已經(jīng)成為現(xiàn)有技術(shù)；

　　三、C公司在W國已經(jīng)基于涉及的技術(shù)獲得專利權(quán)，中國專利的申請日可能已經(jīng)超過了12個月，進而無法主張優(yōu)先權(quán)。

　　為此，筆者對C公司在W國的專利申請進行了檢索和了解，確實發(fā)現(xiàn)了在W國與中國專利CP1和CP2對應(yīng)的兩件W國的專利WP1和WP2。四者之間申請日先后順序如下圖。

　　即W國專利WP1和WP2的申請日均為2005年1月1日，CP1申請日為4月25日，而CP2申請日為5月13日。而WP1和WP2公開日均晚于CP1的申請日，也晚于CP2的申請日。這四件專利申請的說明書內(nèi)容相同，CP1的權(quán)利要求與WP1的權(quán)利要求基本相同，CP2的權(quán)利要求與WP2的權(quán)利要求基本相同。

　　考慮到通過PCT途徑及巴黎公約途徑進行國際專利布局的意義，筆者認為：C公司直接在中國申請專利，很可能是經(jīng)過沉思熟慮的，通過直接途徑在某一國家申請專利能夠滿足其特定需要。

　　從專利地域布局中，考量是不是在某一國家進行申請的時候（當然，費用，市場及產(chǎn)品特點因素也是專利域布局的重要考量因素），通過巴黎公約途徑可以提供12個月的考量期，通過PCT公約可以提供大約30~32個月的考量期。同時，這些考量期不影響專利涉及技術(shù)的實施與專利產(chǎn)品的銷售。然而，直接途徑進行申請，要不影響專利涉及技術(shù)的實施與專利產(chǎn)品的銷售，其考量期在理論上為零。也就是說：如果一項發(fā)明創(chuàng)造，在W國申請專利之后，理論上，該專利就可以公開實施，且該公開實施不影響基于巴黎公約在12個月內(nèi)向外國申請的專利，或者在W國申請PCT專利之后，該專利也可以公開實施，且該公開實施不影響基于該PCT在30~32個月內(nèi)的外國申請；然而，如果在W國申請專利之后公開實施的話，通過直接途徑在某一國家申請的考量期理論上為零。

　　反過來再看上述案情，C公司之所以敢在W國申請專利之后，再以直接途徑在中國申請專利，筆者總結(jié)有以下原因：

　　第一、對于中國專利法規(guī)的熟悉和了解，使得C公司嫻熟地運用中國法規(guī)。根據(jù)中國專利法規(guī)定，針對中國專利申請CP1和CP2，其申請日之前公開的技術(shù)構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，而WP1和WP2相關(guān)文獻在CP1和CP2申請日之前并沒有公開（在W國與中國相同，公開文本在滿18個月時公開），因此，不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。同時，針對中國專利申請CP1和CP2，構(gòu)成抵觸申請的也只能是中國專利申請，而WP1和WP2又不屬于中國專利申請。因此，WP1和WP2的相關(guān)文獻并不能影響C公司在中國的兩件專利申請。另外，雖然兩件中國CP1和CP2說明書相同，權(quán)利要求不同，又由于二者均在2009年10月1日之前申請，根據(jù)2000年專利法修正案，抵觸申請也不適用于相同申請人的情形。因此，上述四件專利之間相互并不影響。

　　第二、對自己保密制度或保密體系的高度自信。對于一項非常重要的技術(shù)，在W國申請之后，經(jīng)過1年多再在中國進行申請，這么長的時間內(nèi)，泄密發(fā)生的概率極大；保密制度和保密體系稍有疏漏，就有可能泄漏；而一旦泄漏，后果將十分嚴重；但C公司最后還是這么做，說明對自己的保密制度或保密體系非常自信。相比而言，一般的中國企業(yè)很少能夠?qū)ψ约罕Ｗo制度和保護體系有這么強的自信心。

　　第三、充足的技術(shù)儲備和技術(shù)研發(fā)的前瞻性。筆者認為：在W國申請專利之后，如果公開實施該技術(shù)，很可能導(dǎo)致技術(shù)公開（雖然可以通過協(xié)議約束更多的下游企業(yè)和人員，但這樣泄漏的風險會特別特別大，可行性不高）；因此，在15個或16個月之中，C公司就不能公開實施該技術(shù)，也不能銷售包括該技術(shù)的產(chǎn)品 。有先進技術(shù)而不使用，說明C公司還應(yīng)當有相應(yīng)的、可以公開實施的技術(shù)；且該可以公開實施的技術(shù)也可以完全滿足市場需要的。也就是說，在上述15個或16個月中，C公司原有的技術(shù)就具有市場競爭力。此時WP1和WP2涉及的技術(shù)還沒有使用；這進一步說明這兩件專利涉及的技術(shù)更加先進，進而說明C公司技術(shù)研發(fā)前瞻性特別強；從這一點上，可以說明C公司技術(shù)研發(fā)的系統(tǒng)性、超前性。

　　第四、對新研發(fā)技術(shù)的自信。對于一般的中國企業(yè)來講，在向外國企業(yè)申請時，往往能省就省，能合并就合并，并且會選擇市場反應(yīng)好的技術(shù)向國處申請專利保護。反觀C公司，在中國專利CP1和CP2技術(shù)未進行市場驗證的情況下，沒有合并申請，而是以在W國基本相同的布局方式進行申請，說明C公司對自己技術(shù)市場競爭力和中國適用性方面有了充分的認識。另外，這從一個側(cè)面可以反映出，C公司對中國相關(guān)技術(shù)的了解和熟悉；很可能C公司已經(jīng)建立了相關(guān)技術(shù)的中國專利技術(shù)數(shù)據(jù)庫，并動態(tài)地掌握了相關(guān)技術(shù)的發(fā)展狀態(tài)。也只有做到這一點，C公司才敢這樣做！

　　總之，基于C公司未走巴黎公約途徑或PCT途徑的平常路，卻走直接途徑的不尋常的路，筆者認為到中國企業(yè)專利布局、技術(shù)研發(fā)、相關(guān)技術(shù)（專利）的了解及國內(nèi)外法律法規(guī)的熟悉方面還存在很大的差距。